Het Merkenjournaal

Merkweigering "TRUMP TOO SMALL"

Mon, 24 Jun 2024 11:35:51 GMT

Bescherming van handelsmerk: "Trump Too Small" en het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet

Recentelijk heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof een uitspraak gedaan over een handelsmerkgeschil dat draait om de uitdrukking "Trump Too Small." Een politieke activist wilde deze uitdrukking als handelsmerk registreren, maar het federale merkenbureau USPTO weigerde dit merk in te schrijven. Het Hof oordeelde dat het merkenbureau het Eerste Amendement, dat ziet op de bescherming van de vrijheid van meningsuiting, niet heeft geschonden door de registratie te weigeren.

Achtergrond van het geschil

De zaak gaat terug naar de Republikeinse presidentiële voorverkiezingen van 2016. Tijdens een debat maakte senator Marco Rubio een grap over de handgrootte van Donald Trump, destijds presidentskandidaat. Hij suggereerde dat diens kleine handen misschien iets anders kleins impliceerden. Trump reageerde hier fel op tijdens het debat, strekte zijn handen uit en zei: "Ik garandeer je, er is geen probleem."

Vrijheid van meningsuiting versus handelsmerken

De activist die het handelsmerk wilde registreren, betoogde dat de weigering zijn vrijheid van meningsuiting beperkte. Het Hooggerechtshof was het hier niet mee eens. Het Hof legde uit dat er een lange juridische traditie bestaat waarin het gebruik van andermans naam als handelsmerk beperkt kan worden. Dit betekent dat je niet zomaar de naam van iemand anders kunt gebruiken voor je eigen merk.

Het gebruik van familienamen als handelsmerk kan vaak lastig zijn, zowel in de VS als in Canada. Een ander voorbeeld uit de praktijk: een cliënt van ons heeft ooit getracht de naam “22 Park Lane” als merk voor een parfum in de VS te registreren. Het Patent Office gaf duidelijk aan dat dit niet mogelijk was. Hun antwoord liet niets aan de verbeelding over:

"22 is a number and cannot be protected. Park is a surname and cannot be protected. Lane is a surname and cannot be protected. Furthermore this appears to be an address.”

Conclusie

Wees voorzichtig met het registreren van familienamen als handelsmerk. Deze zaken kunnen complex zijn en de regels zijn streng. Het is altijd verstandig om vooraf juridisch advies in te winnen voordat je een merkaanvraag indient.

Lego poppetje kan merk zijn

Fri, 05 Jan 2024 19:26:47 GMT

De vorm van het Lego poppetje kan merk zijn

Een merk kan bestaan uit allerlei tekens, zoals woorden, logo's, kleuren, geluiden en andere tekens. Een vorm van een product of een verpakking kan ook merk zijn, wanner de vorm in staat is om een product te identificeren. Denk maar aan de vorm van de Volkswagen kever. Alleen al door de vorm weet je welk merk auto het is.

Er zijn een paar uitzonderingen voor de bescherming van een vormmerk. Een van de uitzonderingen is dat de vorm niet kan worden beschermd als die noodzakelijk is om een technisch effect te bereiken. Dat is meer het terrein van het octrooirecht.

Lego heeft de vorm van een poppetje als merk gedeponeerd. Iemand anders wilde de nietigheid van het depot inroepen door te stellen, dat de vorm van het poppetje noodzakelijk was om een technisch effect te bereiken. Immers, door de vorm kon het poppetje met andere onderdelen van Lego worden gecombineerd.

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de vorm niet noodzakelijk is om een technisch effect te bereiken. De vorm kan ook voor tal van andere doeleinden worden gebruikt en op allerlei manieren, waaronder het functioneren als een stuk speelgoed waarmee kinderen (en volwassenen) hun fantasie de gang kunnen laten gaan. Volgens het Hof kan de vorm wel degelijk als merk worden beschermd.

Bescherming als merk is aantrekkkelijk, omdat een merkregistratie tot in de einde der dagen kan worden verlengd, terwijl een modelregistratie, bijvoorbeeld, maximal 25 jaar geldig is.

Jack Daniels tegen Bad Spaniels

Sun, 22 Jan 2023 12:45:50 GMT

Parodie of merkinbreuk?

Het Amerikaanse “Supreme Court” gaat een zaak behandelen die Jack Daniels, de bekende distillateur van Amerikaanse Bourbon Whiskey, heeft aangespannen tegen een producent van een kauwproduct voor honden.

Het kauwproduct aapt de Jack Daniels fles na, zowel de vormgeving als de kleuren en opdrukken. Overal wordt de spot mee gedreven. Daar waar Jack Daniels een “40% alcohol” aankondigt vermeldt het kauwproduct “43% dog poo”.

Jack Daniels zegt dat het kauwproduct schade kan toebrengen aan haar beroemd merk. De fabrikant van het kauwproduct zegt dat het gewoon een parodie is, en dat Jack Daniels tegen een grapje moet kunnen.

De Supreme Court gaat uitmaken wie gelijk heeft.

Top 40

Fri, 13 Jan 2023 18:49:37 GMT

Januari 2023: de TOP 40 lijst wordt voor de 3000ste keer uitgezonden! Hoe weten we, dat deze lijst altijd van dezelfde orgganisatie komt, en niet de lijst van iemand anders zijn top 40 nummers? Omdat de naam als merk is beschermd!

Maar hoe kan dat, zult u zeggen? Een merknaam mag toch niet beschrijvend zijn? Een merk moet toch onderscheidend vermogen hebben? En de naam "top 40" is gewoon een beschrijving voor een lijst van de top 40 nummers?

Het antwoord heet "inburgering". De merkenwet houdt in dat het mogelijk is, dat een teken dat aanvankelijk niet onderscheidend is, toch onderscheidend kan worden. Bijvoorbeeld, als daar lange tijd intensief gebruik van is gemaakt en het publiek dat teken gaat zien als een teken, dat de producten of dienten onderscheidt als zijnde van een bepaalde onderneming of organisatie, in plaats van zomaar - in dit geval, een naam van een lijst.

De TOP40 geniet al heel veel jaren de staus van een gelidge merkinschrijving.

Een andere keer zullen we ingaan op wat je moet doen als je wilt dat een aanvankelijk niet-onderscheidend teken toch onderscheidend wordt, zodat u een monopolie kunt claimen. Wat is nodig voor "inburgering"?

We geven ook meteen aan, dat het tegenovergestelde kan gebeuren. Een onderscheidend teken kan in de loop der tijd zijn onderscheidende functie verliezen. En u raadt het al, dan spreken we van "uitburgering". Een andere keer zullen we ingaan op wat u moet doen om "uitburgerng" van uw merk te voorkomen!

Per ongeluk foto gebruikt, toch schadeplichtig

Thu, 12 Jan 2023 18:49:04 GMT

Geen opzet, toch aansprakelijk

Vonnissen van rechters zijn vaak om privacy redenen geanonymiseerd. Het lezen van deze blog kan een beetje verwarrend zijn!

Een fotograaf heeft foto's gemaakt van een huis. Hij heeft daarom de auteursrechten op de foto's. De eigenaar van het huis wil zijn huis verkopen en geeft de foto's aan een makelaar. De makelaar plaatst de foto's op zijn eigen website en op Funda. De fotograaf maakt bezwaar tegen dit gebruik. De makelaar haalt de foto's van de websites af. De fotogaaf wil vervolgens schadevergoeding. De huiseigenaar en de makelaar zeggen dat ze niet wisten dat de foto's beschermd waren.

De Rechtbank Rotterdam beslist op 25 november 2022:

De kantonrechter wil wel aannemen dat [Huiseigenaar] niet opzettelijk het auteursrecht van [Fotograaf] heeft geschonden, maar dat speelt geen rol van betekenis. Zelfs het per ongeluk schenden van andermans auteursrecht levert wettelijk gezien een inbreuk op het auteursrecht op. Van een ieder mag verwacht worden dat hij zich ervan gewist of de foto(’s) die hij openbaar wil maken, auteursrechtelijk is/zijn beschermd en wie de maker van de betreffende foto(’s) is, aan welke onderzoekplicht [Huiseigenaar] , zoals hij zelf heeft aangegeven, niet heeft voldaan.

Beslissing: De Rechtbank beveelt zowel de huiseigenaar als de makelaar om € 1.087,50 aan schadevergoeding en € 830,02 aan proceskosten aan de fotograaf te betalen.

Moraal van het verhaal:

Een auteursrecht is een sterk recht.
Wees heel voorzichting met het gebruik van foto's die door iemand anders zijn gemaakt.

Kun je een plaatsnaam als merk beschermen?

Thu, 12 Jan 2023 01:46:13 GMT

Een supermarktketen met winkels in Wales en Ierland deponeerde de naam ICELAND en een logo met het woord ICELAND in het EU merkenregister. De overheid van IJsland maakte bezwaar tegen de depots op grond van de stelling, dat een plaatsnaam niet kan gelden als merk. Anders zou misleiding kunnen ontstaan (kopers zouden kunnen denken dat de producten uit IJsland komen) en omdat het niet redelijk is om anderen te verbieden om een plaatsnaam te gebruiken.

De "Grand Board" van het EU merkenbureau heeft nu besloten dat de bezwaren terecht waren en heeft beide merkdepots geweigerd. De Grand Board overwoog dat een plaatsnaam soms wel een merknaam kan zijn, maar niet als de naam aan iedereen bekend is, of wordt geassocieerd met de producten of diensten waarvoor bescherming wordt aangevraagd. Reeds in 1999 besloot het Europese Hof van Justitie in de CHIEMSEE beslissing (Chiemsee is een groot meer in Bavria) dat een plaatsnaam niet kon worden beschermd als merk als de naam met de betreffende producten werd geassocieerd, of indien er een kans bestond dat het publiek de plaatsnaam in de toekomst met die producten zou gaan associëren. Denk bijvoorbeeld aan Arizona honing, Darjeeling thee, enz..

Voor de naam CHIEMSEE, gedeponeerd voor sportkleding, was dat niet aannemelijk en daarom kon de naam toen wel worden beschermd.

De ICELAND beslissing viel anders uit voor de deposant, omdat de naam ICELAND wel bij het publiek bekend is, en wordt of kan worden geassocieerd met de bron van de producten (een brede reeks producten die je in supermarkten vindt). Eigenlijk heeft de ICELAND beslissing de oude CHIEMSEE beslissing bevestigd.

Bij het kiezen van een nieuw merk check altijd of de naam wellicht ook een plaatsnaam is.

Lijfsdwang vanwege merkinbreuk!

Fri, 11 Feb 2022 02:32:24 GMT

Lijfsdwang vanwege merkinbreuk

De Rechtbank in Limburg heeft op 24 november 2021 toestemming gegeven aan een werkgever om lijfsdwang toe te passen tegen een ex-werknemer die ondanks een rechterlijk bevel steeds inbreuk bleef maken op het merkrecht van de werkgever. Dit betekent dat de werkgever de werknemer kan laten gijzelen zolang hij niet voldoet aan een vonnis, in dit geval voor 30 dagen voor iedere dag dat de ex-werknemer niet aan het vonnis voldeed.

Een dergelijke dwangmiddel wordt zeer zelden toegepast. De uitspraak leidt tot de gedachte dat lijfsdwang wellicht ook kan worden ingezet in nijpende situaties van het onrechtmatig verspreiden van bedrijfsgeheimen. Daar zijn immers ook sterke dwangmiddelen nodig om te voorkomen dat een bedrijfsgeheim bekend wordt en daardoor volstrekt verloren gaat.

Land Rover niet geroofd

Thu, 20 Jan 2022 08:32:52 GMT

Op 16 februari oordeelde de President van de rechtbank in Amsterdam dat een auto, die erg veel weg heeft van de bekende Land Rover (zie afbeelding voor de beweerde namaakauto), geen inbreuk maakt op auteursrechten van Jaguar Land Rover Ltd.

De nieuwe auto werd ontworpen door Ineos Automotive Ltd. Dit bedrijf had eerder met Land Rover samengewerkt om te bezien, of ze samen een opvolger konden ontwikkelen voor de iconische auto die Land Rover in 2016 uit de productie heeft gehaald. Na enige tijd werd de samenwerking stopgezet, maar Ineos ging verder alleen met de ontwikkeling. Land Rover vond dat niet kunnen en beriep zich op haar auteursrechten.

In een opmerkelijk, maar begrijpelijk vonnis oordeelde de President dat Land Rover niet beschikte over de rechten die zij inriep. Dit kwam doordat Land Rover zich heeft beroepen op elementen uit haar verschillende ontwerpen vooral sinds 1983, maar ook eerder, en niet op haar rechten op een specifiek ontwerp. De President kwam tot het oordeel dat ze daarmee rechten inriep op een soort totaalindruk van verschillende ontwerpen, of op een “stijl”, iets wat in het auteursrecht niet mogelijk is. Iedereen mag componeren in de stijl van John Lennon of schilderen in de stijl van Picasso, als je maar van hun specifieke werken voldoende afstand houdt.

En zo oordeelde de President niet, dat Land Rover geen auteursrechten had, maar dat zij zich niet kon beroepen op de rechten waar zij een beroep op had gedaan.

Gaan liefhebbers van deze klassieke auto de Ineos Gladiator binnenkort op de markt zien? We zullen het moeten afwachten. Hoger beroep is nog mogelijk. Land Rover kan het ook opnieuw proberen en haar auteursrechten anders (beter) beschrijven.

Omdat deze zaak om intellectuele eigendomsrechten ging moest de verliezer, Land Rover, de totale redelijke en evenwichtige kosten betalen die Ineos had gemaakt. Dat zijn niet alleen de kosten van haar advocaat, maar ook van deskundigen. Ineos heeft in de procedure een factuur ingediend van een adviseur die een (vier pagina’s tellende!) rapport voor haar had geschreven voor een bedrag van € 42.560,52. De President vond dat bedrag niet “redelijk en evenwichtig” en weigerde om Land Rover in die kosten te veroordelen. Maar let op: het komt uiteraard voor dat dergelijke kosten wel redelijk zijn en zo kan het procederen over IE zaken een dure grap worden.

De getoonde afbeelding is afkomstig van de EU modelregistratie van Ineos.

Wendy's Amerika verliest van Wendy's Goes

Wed, 12 Jan 2022 08:44:39 GMT

Hoogmoed komt voor de val

Wendy’s Snackbar in Goes heeft geen recht op € 6,5 miljoen van de Amerikaanse keten met dezelfde naam, aldus de Rechtbank in Amsterdam.

Wendy’s in Goes had aangevoerd dat de Amerikaanse firma in strijd handelde met een vonnis uit 2000, waarin zij werd verboden om de naam Wendy’s in Nederland voor gelijksoortige activiteiten te gebruiken. Volgens Wendy’s in Goes is het feit dat de Amerikaanse firma een paar holdings in Amsterdam heeft, waarin de naam Wendy’s voorkomt, in strijd met dit vonnis. Om die reden moeten de Amerikanen daarom dwangsommen betalen, aldus de Goese ondernemers,

De Rechtbank oordeelde dat de activiteiten van de holdings niet soortgelijk zijn aan de activiteiten van een snackbar, en daarom ook niet strijdig met het vonnis. De Rechtbank wees de vordering af.

Het vonnis laat een aantal ongelukkige aspecten zien, bijvoorbeeld dat de snackbar uit Goes verzuimd had om de verjaring van de vordering te stuiten, maar ook om goed te motiveren waarom er sprake zou zijn van merkinbreuk. Niet handig! Tegelijkertijd kun je ook vraagtekens plaatsen bij de overweging van de Rechtbank dat het gebruik van de naam voor holdings geen “gebruik in het economisch verkeer” opleverde. Hoezo niet, zou je kunnen vragen?

Hoe dan ook, in plaats van het vangen van € 6,5 miljoen moest Wendy’s in Goes de advocatenkosten van de Amerikaanse firma betalen, begroot op € 13.681,00.

Enkele maanden geleden won de snackbar uit Goes een andere zaak over het gebruik van de naam voor een snackbar. Misschien had ze daarmee tevreden moeten zijn.

Maartje Verhoef registreert haar portret als merk

Sat, 12 Dec 2020 02:12:36 GMT

Eerder wel mogelijk, maar niet meer? Of toch wel? Zie updates!

Nederlands model Maartje Verhoef deponeerde haar portret als merk in het EU merkenregister. Het Bureau weigerde de aanvraag op grond van het argument dat het merk gedeeltelijk beschrijvend zou zijn. De Board of Appeal besloot dat het doelpubliek zo'n fotografische "teken" als identificatiemiddel voor de herkomst van de waren en diensten zal opvatten. Een foto van het gezicht van een persoon is een unieke weergave van deze persoon, met diens specifieke uiterlijke kenmerken. Het merk is niet beschrijvend. De aanvraag werd daarom toch ingeschreven.

Portretmerken kunnen nuttige instrumenten zijn voor bekende personen om misbruik van hun portret te voorkomen. Soms wordt gebruik gemaakt van een "look-alike" van een bekende persoon om aandacht van het publiek te vragen. Dit gebruik zou in beginsel onrechtmatig kunnen zijn. Tegen een onrechtmatige daad kun je een verbod bij de rechter vragen. Echter, in zaken betreffende onrechtmatige daad zijn de juridische kosten altijd veel hoger dan de kosten die de verliezende partij moet vergoeden. Procederen tegen naapers wordt dan voor bekende perosnen een kosbare zaak. Als het gebruik van een look-alike wordt bestreden op grond van een merkregistratie, dan gaat het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. In dergelijke procedures moet de verliezende partij de totale (redelijke en evenwichtige) kosten betalen die de eisende partij maakt. In de praktijk kunnen deze kosten hoog oplopen. En de verliezende partij moet natuurlijk ook de eigen advocaatkosten betalen. Wees dus voorzichtig als u een merk van een ander gebruikt! En heeft u zelf een bekend gezicht? Overweeg dan om uw portret als merk te deponeren.

Het beschermen van een portret als merk werd lange tijd in de Benelux geaccepteerd. Na de invoering van het Europees merkenrecht, waar wij in de Benelux ook aan moeten voldoen, zijn allerlei vragen ontstaan over wat wel en niet als merk kon worden beschermd. De beslissing in de Maartje Verhoef zaak bevestigt dat de oude Beneluxpraktijk nu ook voor de EU geldt. Vreemd genoeg stelt het Beneluxbureau zich tegenwoordig op het standpunt dat een portret van iemand misschein wel onderscheidend kan zijn, maar niet door het publiek als merk zal worden opgevat. Het lijkt daarom beter om een portretmerk eerder als EU merk in plaats van als Beneluxmerk te deponeren!

UPDATE 1:

On 15 September 2023, the Examination Division of the European Intellectual Property Office rejected an application for a European trademark registration of a figurative mark that represented the well-known Dutch model Puck Schrover, since the applicant had failed to demonstrate the distinctive character or acquired distinctiveness through use of the sign.

Gaat de Benelux deze opvatting overnemen? Tot nu toe geeft het Beneluxbureau uitdrukkelijk aan dat het mogelijk is om een portret als merk te deponeren. maar dan alleen als de persoon bekend is en het portret door het publiek herkend wordt. Ook is de bescherming dan beperkt tot bescherming voor diensten inklassen 35 en 41, namelijk diensten rond reclame en entertainment. Deze laatste beperking vinden wij te ver gaan. Wat is meer onderscheidend dan een gelaat? Als je een bekende persoon opwacht bij de uitgang van een voetbalstadion, dan herken je hem of haar meteen, temidden van duizenden anderen. Het Bureau argumenteert dat er een verschil is tussen "herkenning" en "onderscheiding". Maar het recht eist alleen dat het teken de producten of diensten van een onderneming kan onderscheiden, niet dat het teken dat daadwerkelijk doet. Dus als een portret in staat is om diensten voor reclame of entertainment te onderscheiden, waarom zou het dan niet het vermogen hebben om dat te doen voor andere producten of diensten? Het gaat om onderscheidend vermoge n, niet om onderscheidingskracht.

Ondertussen wachten wij af of Puck Schrover in hoger beroep gaat. Wij denken wel, dat ze daarbij een obstakel tegenkomt door de wijze waarop haar merk is gedeponeerd. Zij heeft haar portret namelijk vooral gedeponeerd als teken ter onderscheiding van de diensten van een model. Maartje Verhoef had haar portret gedeponeerd voor een brede reeks producten, zoals geluidsdragers, foto's, kleding e.d., Het EU merkenbureau heeft in haar beslissing veelvuldig aangegeven dat het onderscheidend vermogen van een teken beoordeeld dient te worden in relatie tot de aangevraagde waren of diensten. En dat zou voor Puck Schrover negatief kunnen uitpakken. Immers, het is wellicht denkbaar dat een portret wel kan dienen om bepaalde producten te onderscheiden, maar een portret van een model als merk voor de diensten van een model? Dat kan twijfelachtig zijn. Dan is het portret in feite de dienst zelf. Wij wachten af.

UPDATE 2

Wij hebben niet lang moeten wachten! Het vierde Kamer van Beroep van het Europees Merkenbureau heeft op 30 oktober 2023 in beroep een oordeel gegeven over twee andere portretmerken, namelijk van modellen Roos Abels en Marlijn Hoek. Het Kamer heeft geoordeeld dat portretten gewoon merken kunnen zijn! De Kamer beslist in beide zaken: " De in het geding zijnde afbeelding kan in de ogen van de Kamer van Beroep dan ook de wezenlijke functie van een merk vervullen, ter onderscheiding van de aangevraagde diensten van een andere herkomst zoals bij herhaling eerder geoordeeld ten aanzien van vergelijkbare merken ." Naar onze mening de enige juiste beslissing!